Роялти нерезидентам: работа над ошибками

Тема выплат роялти всегда была неоднозначной темой в нашей стране, слишком много вопросов не находили прямых ответов. Новый Налоговый кодекс не сильно прояснил ситуацию. Кроме того, всем известно, что оплата роялти нерезидентам часто используется украинскими компаниями с целью оптимизации налогообложения. Это повышает внимание налоговых органов к такого рода сделкам и платежам. Поэтому крайне важно при заключении лицензионных договоров и выплатах роялти нерезидентам учитывать целый ряд факторов, чтобы обезопасить себя от возможных неприятных последствий.

Итак, поработаем над ошибками в схемах с роялти.

Ошибка №1 — Территория действия прав интеллектуальной собственности – не Украина (Радует, что эту ошибку совершают редко, но тем не менее…)

 Для того, чтобы платеж нерезиденту считался платежом роялти, необходимо, чтобы нерезидент обладал правами интеллектуальной собственности на территории Украины. На примере торговой марки: торговая марка имеет территориальную охрану, регистрировать нужно в каждой стране, в которой предполагается использование, нерезидент должен быть владельцем торговой марки, зарегистрированной на территории Украины (либо лицензиатом такой торговой марки с правом выдачи сублицензии). Соответственно, если Ваш контрагент имеет торговую марку, зарегистрированную только в своей стране, Вы не сможете заплатить ему роялти, необходимо, чтобы он осуществил регистрацию в Украине.

Ошибка №2 – Отсутствие проверки объема прав лицензиара

В процессе переговоров о заключении лицензионного договора нужно тщательно проанализировать, какими правами владеет будущий лицензиар, и соотнести эти права с тем, как реально Вы планируете их использовать в своей хозяйственной деятельности. Такую проверку нужно осуществлять по таким причинам: 1) удостовериться, что лицензиар  обладает нужными Вам правами  и Вы не будете платить «за воздух», что, в том числе, может повлечь иск о нарушении прав от  реального правообладателя; 2) с целью подтверждения бенефициарности получателя роялти – чтобы иметь возможность отнести роялти к расходам  (естественно, с учетом ограничений, установленных Налоговым кодексом); 3) чтобы иметь возможность действительно использовать эти права в своей хозяйственной деятельности, поскольку это также является условием отнесения роялти на расходы компании.

Проверку нужно делать исключительно на основании документов, подтверждающих права контрагента. В некоторых случаях можно пользоваться данными открытых реестров.

К примеру, при анализе объема прав на торговую марку обязательно нужно внимательно прочитать перечень товаров и услуг, для которых она зарегистрирована. Если торговая марка зарегистрирована для алкогольных напитков — товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), — то Вы не сможете заключить лицензионный договор на использование этой торговой марки  для пива – поскольку этот товар находится в другом – 32 классе МКТУ. 

При проверке объема авторских прав важно выяснить, какое лицо является первичным правообладателем произведения, проверить цепочку договоров до первичного правообладателя, а также объем прав по всей цепочке: территория, способы использования, сроки.

Ошибка №3 – Объект интеллектуальной собственности не используется в хозяйственной деятельности лицензиата

Здесь может быть несколько вариантов:

— лицензиат вообще не использует объект;

— лицензиат не сохраняет доказательства использования;

лицензиат использует не так, как это предусмотрено лицензионным договором (к примеру, использует существенно видоизмененную торговую марку).

Что происходит в таком случае? Обратимся к некоторым нормам Налогового кодекса:

1. Подпунктом 14.1.225 статьи 14 НКУ дается определение: «роялти – любой платеж, полученный как вознаграждение за использование или за предоставление права на использование….».
2. Подпунктом 140.1.2 статьи 140 НКУ к затратам предприятия относятся в том числе «затраты по начислению роялти… для их использования в хозяйственной деятельности плательщика налога»

Соответственно, для признания платежей роялти с правом их отнесения к затратам предприятия «хорошо бы иметь» использование объекта интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности предприятия.

Следует отметить, что судебная практика рассмотрения споров о роялти с налоговыми органами не обошла вниманием этот вопрос. Высший административный суд Украины в постановлении от 27 января 2009г. по делу № К-6880/07, а также в постановлении от 24 июня 2010г. по делу № К-1890/10 особое внимание уделил вопросу использования объекта интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности предприятия, как обязательному условию отнесения платежей по лицензионному договору к категории роялти и к затратам предприятия. В одном из этих судебных дел компания-истец доказывала использование торговой марки в хозяйственной деятельности следующими документами: отчетами об использовании торговой марки, доказательствами использования торговой марки на дисконтных карточках, в названиях магазинов, в названиях на торговых полках, в рекламных объявлениях, актами выполненных работ.

Думаю, теперь лишним будет напоминать о том, что нужно не просто использовать объект интеллектуальной собственности, но и тщательно сохранять доказательства его использования.

Ошибка №4 – Нет справки о резидентстве лицензиара

Здесь вроде все легко и просто – лицензиат использует нормы международных договоров об избежании двойного налогообложения, для применения этих норм и, соответственно, для уменьшения налога на репатриацию либо освобождения от этого налога, — надо получить от лицензиара справку о его резидентстве в соответствующей стране. Так как справка является основанием для применения норм об избежании двойного налогообложения, то получить такую справку необходимо до осуществления оплаты роялти.

Как ни странно, но на эти грабли чаще всего наступают компании, которые постоянно работают с роялти и выплачивают их в разные страны разным контрагентам (как правило, это деятельность, связанная с авторскими или смежными правами). Речь идет об обычном недосмотре: забыли вовремя взять одну из справок среди многих, — но последствия в таком случае весьма плачевные – придется доплатить в полном объеме (15%) налог на репатриацию, а также штраф. Высший административный суд Украины разделяет мнение налоговых органов о необходимости таких доначислений и штрафов: постановление от 6 ноября 2007г. по делу № К-13125/06.

Ошибка №5 – Чрезмерное завышение, экономическая необоснованность сумм роялти

Суммы роялти должны быть экономически обоснованными, должна прослеживаться их связь с доходами компании. Так, для разных отраслей есть ориентировочные среднерыночные проценты роялти с оборота, на которые можно ориентироваться.

В случае, если общий размер роялти одному нерезиденту за год будет превышать сумму 100000 евро или ее эквивалент, то для осуществления перевода суммы роялти по такому договору банковскому учреждению необходимо будет предоставить Акт ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (согласно Постановления Правления Национального банка Украины от 30 декабря 2003 года №597). И в этом случае нужно будет, чтобы стоимость роялти, установленная в лицензионном договоре, четко соответствовала конъюнктуре рынка – именно это проверяет Госвнешинформ. Бывает целесообразным еще до подачи документов Госвнешинформ обратиться к оценщику в сфере интеллектуальной собственности для проведения оценки стоимости роялти, и в последующем подать отчет оценщика в Госвнешинформ вместе с другими документами.

Опубликовано в  еженедельнике «ЮРИСТ & ЗАКОН» № 50 от 20 декабря 2011

Перепечатка,  полное или частичное копирование текста статьи,  перевод, размещение статьи или  ее  переводов  на других сайтах  и иных интернет-ресурсах, любое другое ее использование  без  письменного  разрешения автора строго запрещены! Нарушение запрета влечет за собой ответственность согласно Закону Украины «Об авторском праве и смежных правах»